Đăng ký nhãn hiệu tại Châu Âu - Phương thức nộp đơn nào hiệu quả nhất?

1. Nộp đơn trực tiếp tại từng quốc gia

Một trong những phương thức đăng ký nhãn hiệu tại châu Âu, là nộp trực tiếp các đơn nhãn hiệu riêng biệt tại Văn phòng đăng ký nhãn hiệu của từng quốc gia theo Công ước Paris, theo đuổi các thủ tục thẩm định tại từng quốc gia theo luật pháp của nước sở tại và quản lý, gia hạn đăng ký nhãn hiệu theo từng quốc gia. Đây là phương thức truyền thống, được thực thi tại phần lớn các quốc gia trên thế giới cũng như ở châu Âu và được nhiều người nộp đơn, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ lựa chọn.

1.1. Ưu điểm

Thông thường, việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại từng quốc gia được tiến hành thông qua luật sư, đại diện sở hữu trí tuệ của quốc gia sở tại hoặc văn phòng đại diện của chủ nhãn hiệu tại quốc gia đó. Ưu điểm của phương thức này là sự linh hoạt trong việc lựa chọn nhãn hiệu, danh mục sản phẩm/dịch vụ và khu vực địa lý (lãnh thổ) để nộp đơn đăng ký; sự độc lập về các quyền đối với nhãn hiệu được cấp tại các quốc gia, lãnh thổ khác nhau; sự linh hoạt khi tiến hành chuyển nhượng nhãn hiệu.

Một nhãn hiệu có thể có nhiều phương án, tùy theo hệ thống nhận diện nhãn hiệu của doanh nghiệp và yêu cầu của từng thị trường đối với sản phẩm, dịch vụ sử dụng nhãn hiệu, ví dụ màu sắc khác nhau, kiểu phông chữ khác nhau, phiên âm, dịch nghĩa của nhãn hiệu theo tiếng địa phương. Khi đăng ký nhãn hiệu theo phương thức trực tiếp tại từng quốc gia, trong trường hợp không xin hưởng quyền ưu tiên, người nộp đơn hoàn toàn có thể tùy ý lựa chọn phương án nhãn hiệu thích hợp để đăng ký tại từng quốc gia. Tương tự như vậy, đối với danh mục sản phẩm, dịch vụ sử dụng cho nhãn hiệu. Chẳng hạn, đơn đăng ký nhãn hiệu tại Đức có thể chỉ định toàn bộ sản phẩm “quần áo” thuộc nhóm 25; còn tại Pháp, chỉ định dịch vụ mua bán quần áo, thuộc nhóm 35.

Khi đăng ký quốc gia được cấp, các quyền đối với nhãn hiệu là độc lập. Việc từ chối, hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực đối với nhãn hiệu tại quốc gia này không ảnh hưởng tới quyền nhãn hiệu theo đăng ký quốc gia tại quốc gia khác.

Việc chuyển nhượng nhãn hiệu, đối với nhãn hiệu quốc gia được tiến hành độc lập, tại văn phòng đăng ký của quốc gia, theo quy định pháp luật quốc gia và không ảnh hưởng tới sự tồn tại (duy trì quyền sở hữu) đối với nhãn hiệu tại quốc gia khác.

1.2. Nhược điểm

Tuy nhiên, việc nộp đơn trực tiếp tại từng quốc gia có một số nhược điểm sau đây: (i) Chủ nhãn hiệu phải tìm hiểu luật pháp của nước sở tại về trình tự thủ tục, giấy tờ cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký, quy trình và quy chế thẩm định nhãn hiệu; (ii) Chuẩn bị nhiều bộ hồ sơ (chẳng hạn: Giấy uỷ quyền, đơn nhãn hiệu, mẫu nhãn hiệu, danh mục sản phẩm, dịch vụ...); (iii) Việc nộp đơn thông qua luật sư nước sở tại gặp khó khăn trong giao dịch do sự chênh lệch về thời gian làm việc, bất đồng về ngôn ngữ, văn hoá; thời gian giao dịch thư từ có thể làm chậm tiến trình nộp đơn đăng ký; chi phí sử dụng dịch vụ cao; (iv) Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc nộp đơn, đăng ký, gia hạn hiệu lực với các thời hạn khác nhau ở từng quốc gia, tốn nhiều chi phí về tiền bạc và nhân công.

Nhược điểm lớn nhất của phương thức nộp đơn trực tiếp tại từng quốc gia và cũng là mối quan tâm hàng đầu của người nộp đơn là chi phí đăng ký nhãn hiệu. Bên cạnh lệ phí quốc gia, có sự khác nhau về mức phí và loại tiền tệ, phí luật sư cũng rất khác nhau và luôn ở mức cao, đặc biệt đối với người nộp đơn Việt Nam.

2. Nộp đơn nhãn hiệu Liên minh Châu Âu

Từ năm 1993, Liên minh Châu Âu (EU) đã đưa ra hệ thống đăng ký nhãn hiệu khu vực, có giá trị tương đương hoặc thay thế đăng ký nhãn hiệu quốc gia, tuân theo các nguyên tắc cơ bản của Công ước Paris, trong đó có nguyên tắc về “quyền ưu tiên” nhằm khắc phục tính lãnh thổ của luật nhãn hiệu quốc gia và xúc tiến việc lưu thông tự do đối với hàng hóa, dịch vụ trong cộng đồng châu Âu, tạo điều kiện cho các chủ sở hữu nhãn hiệu tiến hành đăng ký nhãn hiệu của mình vào các quốc gia thuộc khu vực một cách thuận lợi, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí, đó là hệ thống nhãn hiệu cộng đồng châu Âu (CTM), nay là hệ thống nhãn hiệu Liên minh châu Âu (EUTM). Với một đơn duy nhất, chủ nhãn hiệu có thể đạt được sự bảo hộ thống nhất đối với nhãn hiệu trên toàn bộ lãnh thổ EU. Hệ thống EUTM do Cơ quan Sở hữu trí tuệ châu Âu (EUIPO) quản lý. Tính đến tháng 12/2015, đã có hơn 1.500.000 nhãn hiệu cộng đồng được đăng ký. Các văn bản pháp quy hiện hành về nhãn hiệu EUTM gồm có Quy định số 2015/2424 về nhãn hiệu cộng đồng và Chỉ thị 2015/2436 tích hợp luật pháp về nhãn hiệu của các quốc gia thành viên.

2.1. Ưu điểm

Ưu điểm lớn nhất của EUTM là sự bảo hộ thống nhất tại tất cả các quốc gia thành viên của EU với một thủ tục đăng ký đơn giản, duy nhất và một khoản phí đăng ký thấp hơn so với các đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia cộng lại. Phí đăng ký một EUTM là 850 Euro đối với đơn 1 nhóm và 1.050 Euro đối với đơn 3 nhóm, trong trường hợp nộp đơn điện tử, xấp xỉ với phí đăng ký nhãn hiệu quốc gia tại Đức hoặc Pháp và thậm chí thấp hơn hẳn so với phí nộp đơn trực tiếp tại Áo.

Việc cho phép các cá nhân và pháp nhân của tất cả các quốc gia là thành viên của Công ước Paris được nộp đơn EUTM cũng là một ưu điểm, hấp dẫn người nộp đơn từ các quốc gia không phải là thành viên EU, trong đó có Việt Nam. Điều kiện để có thể nộp đơn EUTM đối với người nộp đơn từ các quốc gia này rất đơn giản, bao gồm có cơ sở sản xuất kinh doanh tại một quốc gia thành viên EU, hoặc có đại diện pháp lý, luật sư được hành nghề tại EU.

Ưu điểm tiếp theo của hệ thống, xuất phát từ bản chất thống nhất của EUTM là việc sử dụng nhãn hiệu tại một quốc gia thành viên của EU được coi là sử dụng trong Liên minh, điều này làm cho việc đáp ứng các yêu cầu về sử dụng đích thực dễ dàng hơn so với các đăng ký quốc gia.

Ưu điểm đặc biệt, duy nhất chỉ có tại hệ thống EUTM là khả năng yêu cầu xin hưởng quyền thâm niên đối với một nhãn hiệu của nhãn hiệu quốc gia hoặc nhãn hiệu quốc tế có hiệu lực tại quốc gia thành viên, với điều kiện nhãn hiệu này trùng với EUTM (trùng về nhãn hiệu và về sản phẩm hoặc dịch vụ). Điều này giúp cho chủ sở hữu nhãn hiệu có thể tiết kiệm chi phí gia hạn và quản lý các đăng ký quốc gia cùng tồn tại.

Quy định về việc lựa chọn hai ngôn ngữ trong đơn EUTM, về khía cạnh phản đối nhãn hiệu, là một ưu điểm đối với người nộp đơn EUTM. Thủ tục phản đối trở nên khó khăn hơn, đối với bên thứ ba. Ví dụ: Nếu người nộp đơn lựa chọn tiếng Hà Lan là ngôn ngữ thứ nhất và tiếng Ý là ngôn ngữ thứ hai. Bên phản đối, do đó, phải nộp đơn phản đối bằng tiếng một trong hai thứ tiếng này.

2.2. Nhược điểm

Bản chất thống nhất của EUTM cũng có nhược điểm do “nguyên tắc tất cả hoặc không có gì”. Nguyên tắc này có nghĩa là, EUIPO sẽ từ chối một đơn EUTM khi căn cứ từ chối chỉ tồn tại ở một bộ phận của Liên minh. Ví dụ, nếu nhãn hiệu bao gồm tên của sản phẩm bằng một ngôn ngữ chính thức của một quốc gia thành viên của EU, EUIPO sẽ từ chối đơn EUTM. Cũng từ “nguyên tắc tất cả hoặc không có gì”, đơn EUTM có thể bị từ chối toàn bộ bởi một phản đối trên cơ sở quyền trước đó chỉ có hiệu lực tại một quốc gia thành viên và thậm chí trên cơ sở đơn đã nộp trước đó tại một quốc gia thành viên. Như một hệ quả của bản chất thống nhất của EUTM, nhãn hiệu chỉ có thể đăng ký, chuyển nhượng, hủy bỏ hoặc đình chỉ trên phạm vi EU. Điều này làm cho EUTM kém linh hoạt, nếu như chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ muốn khai thác EUTM tại một quốc gia hoặc một bộ phận nhỏ của EU.

Một nhược điểm khác, thời gian dành cho thủ tục phản đối là từ sau khi công bố đơn tới trước khi nhãn hiệu được đăng ký. Do đó, một EUTM có thể bị đóng băng trong một thời gian dài do thủ tục phản đối. Người nộp đơn vẫn phải tiếp tục với sự không nhất quán về cách đánh giá các trường hợp nhãn hiệu tương tự của các thẩm định viên EUIPO và sự thiếu vắng các chuẩn mực chất lượng nhất định.

3. Nộp đơn đăng ký quốc tế theo hệ thống Madrid

Bên cạnh hệ thống EUTM, một hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu được điều chỉnh bởi hai điều ước quốc tế là Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid (gọi tắt là hệ thống Madrid) cũng đưa đến các cơ hội khác. Trên cơ sở một đơn nhãn hiệu hoặc một đăng ký nhãn hiệu quốc gia, bằng việc nộp một đơn quốc tế duy nhất, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể giành được quyền đăng ký nhãn hiệu tại một số hoặc tất cả 97 thành viên của hệ thống Madrid, với tổng số 133 quốc gia, trong đó có hai thành viên là tổ chức liên Chính phủ là Liên minh Châu Âu (EU) và Tổ chức Sở hữu trí tuệ Châu Phi (OAPI). Tại châu Âu, 45/48 quốc gia đã gia nhập hệ thống Madrid với tư cách thành viên là quốc gia; 27/28 quốc gia thành viên EU cũng đã gia nhập hệ thống Madrid với tư cách thành viên là quốc gia. Việc gia nhập hệ thống Madrid của EU năm 2004 tạo ra khả năng linh hoạt cho chủ sở hữu nhãn hiệu khi lựa chọn chỉ định thành viên trong việc đăng ký nhãn hiệu của mình tại châu Âu.

3.1. Ưu điểm

Ưu điểm nổi bật của hệ thống Madrid là quy trình đăng ký đơn giản, chỉ với một hồ sơ đăng ký duy nhất, bằng một ngôn ngữ (Anh, Pháp hoặc Tây Ban Nha) và một khoản phí thống nhất, người nộp đơn có thể sở hữu một đăng ký quốc tế với các chỉ định thành viên là một số hoặc tất cả 97 thành viên của hệ thống Madrid, gồm 133 quốc gia. Nếu nhãn hiệu được chấp nhận đăng ký tại thành viên, việc bảo hộ nhãn hiệu tại mỗi quốc gia được chỉ định sẽ giống như trường hợp nhãn hiệu được nộp đơn trực tiếp tại văn phòng đăng ký tại quốc gia đó.

Tiết kiệm về tài chính và nhân công là một ưu điểm lớn của hệ thống Madrid. So với cách đơn nộp trực tiếp tại từng quốc gia, phí nộp đơn quốc tế theo hệ thống Madrid thấp hơn nhiều so với nộp đơn trực tiếp từng quốc gia. Mức phí này là thống nhất, bao gồm: Phí nộp đơn cơ bản, phí bổ sung cho mỗi nhóm sản phẩm, dịch vụ từ nhóm thứ ba trở đi và phí bổ sung tượng trưng cho mỗi thành viên được chỉ định hoặc phí quốc gia riêng của thành viên được chỉ định. Người nộp đơn có thể tính chính xác số tiền lệ phí cần phải nộp khi sử dụng công cụ tính phí của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). Hiệu quả tiết kiệm chi phí càng phát huy đối với các đơn quốc tế theo hệ thống Madrid có chỉ định càng nhiều thành viên do mức phí cơ bản áp dụng chung cho mỗi đơn quốc tế, không tính đến số lượng thành viên được chỉ định và phí bổ sung tượng trưng hoặc phí quốc gia riêng luôn thấp hơn hoặc bằng lệ phí quốc gia của đơn nộp trực tiếp, chưa tính đến lệ phí cho đại diện pháp lý địa phương.

Quy trình thẩm định đúng hạn và thuận lợi là ưu điểm duy nhất chỉ có tại hệ thống Madrid. Không có một hệ thống đăng ký quốc gia hay khu vực nào, kể cả EUTM quy định thời hạn thẩm định cứng và có lợi cho người nộp đơn như hệ thống Madrid: Trong thời hạn nhất định, 12 tháng hoặc 18 tháng, nếu không có bất kỳ thông báo từ chối nào từ thành viên được chỉ định, nhãn hiệu được tự động bảo hộ.

Khả năng chỉ định tiếp sau cũng làm cho hệ thống rất hấp dẫn, bởi lẽ chủ sở hữu đăng ký quốc tế có thể quyết định, ở giai đoạn sau đó, xem có cần bổ sung các quốc gia khác theo nhu cầu kinh doanh của mình hay không.

Ưu điểm tiếp theo của hệ thống Madrid là việc nhãn hiệu theo đăng ký quốc tế bị từ chối tại một thành viên không ảnh hưởng tới việc chấp nhận bảo hộ hay hiệu lực của nhãn hiệu tại thành viên khác do việc thẩm định nội dung nhãn hiệu tuân theo pháp luật của từng thành viên.

Hệ thống Madrid cũng hấp dẫn hơn đối với người nộp đơn ở các thành viên ngoài EU, trong đó có Việt Nam sau khi Liên minh Châu Âu trở thành thành viên của Nghị định thư vào 01/10/2004. Các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội đăng ký nhãn hiệu tại EU, mà không cần phải thỏa mãn điều kiện về nơi cư trú hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh của người nộp đơn tại EU hoặc tìm đến sự hiện diện của một đại diện pháp lý tại EU như khi nộp đơn EUTM. Ngoài ra, với đơn quốc tế có nguồn gốc Việt Nam, người nộp đơn Việt Nam có thể vừa chỉ định EU hoặc các quốc gia riêng rẽ là thành viên của EU và các quốc gia khác tại châu Âu (ví dụ như Liên bang Nga, Thụy sỹ) để có thể giành được quyền đăng ký nhãn hiệu tại tất cả các thành viên được chỉ định này.

3.2. Nhược điểm

Nhược điểm lớn nhất của hệ thống Madrid là sự phụ thuộc của đăng ký quốc tế vào đơn, đăng ký cơ sở hay điều khoản tấn công trung tâm trong thời gian năm năm đầu tiên, kể từ ngày đăng ký nếu đơn, đăng ký cơ sở bị giới hạn phạm vi bảo hộ hoặc hủy bỏ, đăng ký quốc tế sẽ bị giới hạn phạm vi bảo hộ hoặc hủy bỏ. Nếu trong thời gian này, nhãn hiệu trong đơn cơ sở hoặc đăng ký cơ sở bị hủy bỏ/từ chối/hết hiệu lực thì đăng ký quốc tế cũng bị hết hiệu lực. Mặc dù trong trường hợp này, đăng ký quốc tế có thể được chuyển đổi sang đơn quốc gia và giữ được ngày nộp đơn quốc tế, nhưng chi phí chuyển đổi này khá cao, cao hơn nộp đơn quốc gia trực tiếp.

Một trong những nhược điểm nữa của hệ thống Madrid là nhãn hiệu trong đơn quốc tế phải y hệt như nhãn hiệu trong đơn cơ sở đăng ký cơ sở. Việc sửa đổi nhãn hiệu trong đăng ký quốc tế là không được phép.

Quy định về danh mục hàng hóa và dịch vụ của đơn quốc tế phải trùng hoặc nằm trong phạm vi danh mục hàng hóa và dịch vụ của đơn cơ sở đăng ký cơ sở cũng là một nhược điểm của đăng ký quốc tế theo hệ thống Madrid so với đăng ký quốc gia theo phương thức nộp đơn trực tiếp. Trong khi đơn cơ sởđăng ký cơ sở tại một số thành viên, trong đó có Việt Nam, không chấp nhận danh mục hàng hóa và dịch vụ là tiêu đề nhóm theo Bảng phân loại Nice, thì một số thành viên khác lại chấp nhận điều này, ví dụ EU. Việc nộp đơn quốc tế theo hệ thống Madrid trên cơ sở của đơn đăng ký cơ sở với danh mục hàng hóa không phải là tiêu đề nhóm làm giới hạn phạm vi bảo hộ nhãn hiệu của chủ sở hữu đăng ký quốc tế tại các thành viên được chỉ định chấp nhận tiêu đề nhóm cho danh mục hàng hóa và dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu.

4. Một số lưu ý dành cho các doanh nghiệp

Việc đồng tồn tại các hệ thống đăng ký nhãn hiệu gồm đăng ký quốc gia, hệ thống EUTM và hệ thống Madrid đã đáp ứng các nhu cầu kinh doanh của người sử dụng. Nếu muốn bảo hộ nhãn hiệu trên toàn bộ hoặc phần chủ yếu lãnh thổ của Liên minh Châu Âu, thì EUTM có thể là một lựa chọn tốt. Nếu nhãn hiệu chỉ sử dụng ở một hoặc một số ít quốc gia, phương thức nộp đơn trực tiếp tại từng quốc gia có thể là một lựa chọn cần lưu tâm. Nếu muốn bảo hộ nhãn hiệu tại một số quốc gia (từ ba quốc gia trở lên) tại EU, ví dụ Đức, Áo và Anh, thì nên sử dụng hệ thống Madrid với chỉ định thành viên là các quốc gia này, chứ không phải là chỉ định EU. Nếu muốn bảo hộ nhãn hiệu tại một số quốc gia là thành viên của EU và một số quốc gia khác như Hoa Kỳ, Thụy sỹ, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên bang Nga, người nộp đơn nên lựa chọn hệ thống Madrid với các chỉ định thành viên là EU và các thành viên là quốc gia còn lại.

Một số lưu ý sau đây cần được các doanh nghiệp quan tâm khi tìm kiếm một chiến lược nộp đơn hiệu quả để đăng ký nhãn hiệu tại châu Âu:

Một là, so sánh với hệ thống Madrid, hệ thống EUTM hiệu quả hơn về mặt chi phí, đối với trường hợp đăng ký nhãn hiệu tại tất cả các thành viên của Liên minh Châu Âu.

Hai là, khi lựa chọn phương thức nộp đơn EUTM và/hoặc đơn quốc tế theo hệ thống Madrid có chỉ định Liên minh Châu Âu, thay cho phương thức nộp đơn trực tiếp tại từng quốc gia và/hoặc đơn quốc tế có chỉ định từng quốc gia của EU, cần cân nhắc “nguyên tắc tất cả hoặc không có gì” trong bảo hộ nhãn hiệu tại EU.

Ba là, đơn quốc tế theo hệ thống Madrid là thích hợp nếu chủ sở hữu nhãn hiệu quan tâm tới các thị trường không chỉ là các thành viên của EU, mà còn các quốc gia khác, ví dụ như Hoa Kỳ, Na Uy, Thụy Sỹ, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Liên bang Nga.

Bốn là, nộp đơn theo hệ thống EUTM hoặc hệ thống Madrid, có chỉ định EU sẽ là rủi ro hơn so với nộp đơn trực tiếp tại từng quốc gia nếu như có cản trở do quyền có trước tại một quốc gia thành viên EU, ngay cả khi nhãn hiệu dự kiến đăng ký không được sử dụng ở quốc gia thành viên này.

Năm là, một đơn EUTM đã bị từ chối hoặc một EUTM bị tuyên bố là hết hiệu lực hoặc hủy bỏ, một đăng ký quốc tế theo hệ thống Madrid bị hủy bỏ theo điều khoản tấn công trung tâm có thể được chuyển đổi sang đơn quốc gia ở các thành viên nơi mà căn cứ từ chối đó không bị áp dụng. Đơn quốc gia sẽ giữ được ngày nộp đơn của đơn ban đầu.

Sáu là, yêu cầu về việc sử dụng đích thực nhãn hiệu tại EU đối với tất cả các sản phẩm và dịch vụ đã đăng ký là bắt buộc, mặc dù, việc sử dụng này, trên thực tế, có thể chỉ cần diễn ra tại một quốc gia thành viên của EU.

Để tìm ra một chiến lược nộp đơn hiệu quả, các doanh nghiệp, chủ sở hữu nhãn hiệu cần xác định được quốc gia, lãnh thổ cần bảo hộ nhãn hiệu,thành viên của mỗi hệ thống đăng ký nhãn hiệu, ưu điểm và nhược điểm của từng phương thức đăng ký, lựa chọn phương án phù hợp với điều kiện tài chính và nhu cầu phát triển kinh doanh. Sự lựa chọn đúng đắn phương thức nộp đơn, hệ thống đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu sẽ góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp.