Tóm tắt: Bài viết phân tích quy định của pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp, nêu ra những bất cập và hướng hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

Abstract: The article analyzes the legal provisions on restriction of the transfer of the right to use industrial property objects, points out the shortcomings and directions for improvement of the law on this issue.

Để ghi nhận công sức đầu tư và sáng tạo của chủ thể tạo ra tài sản trí tuệ nói chung và các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) nói riêng, Nhà nước luôn dành cơ chế bảo hộ quyền SHCN và trao cho chủ sở hữu quyền độc quyền khai thác trong một thời hạn nhất định. Theo đó, chủ sở hữu có quyền khai thác thương mại quyền SHCN một cách trực tiếp thông qua việc sản xuất sản phẩm mới hoặc cải tiến công nghệ hoặc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN đó (còn được gọi là li-xăng) cho cá nhân, tổ chức khác. Khoản 1 Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 và năm 2019 (sau đây gọi tắt là Luật Sở hữu trí tuệ) quy định: “Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình”.

Quyền của chủ sở hữu đối với đối tượng SHCN luôn mang tính độc quyền và Nhà nước đã thiết lập cơ chế bảo hộ cho sự độc quyền đó. Tuy nhiên, để hạn chế sự lạm dụng độc quyền của chủ sở hữu đối với các đối tượng SHCN trong các hoạt động chuyển quyền sở hữu, cũng như bảo đảm cân bằng lợi ích giữa các bên, lợi ích chung của xã hội, pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam đã xây dựng các quy định về hạn chế trong chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN.

1. Thực trạng pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

1.1. Quy định của pháp luật về đối tượng sở hữu công nghiệp của hợp đồng chuyển quyền sử dụng và các trường hợp hạn chế

Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là một giao dịch dân sự được thể hiện dưới hình thức pháp lý là hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN. Theo đó, không phải tất cả các đối tượng SHCN đều được chuyển quyền sử dụng mà chỉ các đối tượng như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu và bí mật kinh doanh mới là đối tượng của dạng hợp đồng này. Tuy nhiên, khi chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN tùy theo đặc tính của mỗi đối tượng mà pháp luật có quy định hạn chế chuyển quyền khác nhau, đó là:

Một là, quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không được chuyển giao cho cá nhân, tổ chức khác.

Khoản 1 Điều 142 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: “Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không được chuyển giao”. Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý không là đối tượng của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN, bởi lẽ, chỉ dẫn địa lý là tài sản quốc gia, thuộc sở hữu của Nhà nước. Các chủ thể được Nhà nước trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý để tiến hành sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý mà không được chuyển quyền này cho người khác. Đối với tên thương mại, chủ sở hữu chỉ được sử dụng tên thương mại để xưng danh, thể hiện trong các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, sản phẩm… trong kinh doanh mà không được chuyển giao cho người khác.

Hai là, quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.

Theo đó, tất cả các loại nhãn hiệu đều được phép chuyển quyền sử dụng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với nhãn hiệu tập thể hay nói một cách khác đây là ngoại lệ, là hạn chế trong chuyển quyền sử dụng đối tượng này. Về nguyên tắc, chủ sở hữu đối tượng SHCN được Nhà nước bảo hộ thì có quyền chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN của mình cho bất kỳ cá nhân, tổ chức khác nhưng không thể chuyển quyền đối với nhãn hiệu tập thể. Theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.

Nhãn hiệu tập thể bị hạn chế chuyển quyền sử dụng bởi lẽ các cá nhân, tổ chức không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể sẽ không được pháp luật cho phép nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể. Việc hạn chế này xuất phát từ việc nhãn hiệu tập thể là một loại nhãn hiệu ngoài mang những giá trị của một nhãn hiệu thông thường còn khẳng định được uy tín và chất lượng của hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng và xã hội. Các thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể khi sử dụng nhãn hiệu tập thể cho hàng hóa, dịch vụ của mình phải luôn bảo đảm cam kết về chất lượng của hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, cung cấp. Chính vì vậy, nhãn hiệu tập thể là đối tượng bị hạn chế chuyển quyền sử dụng không chỉ để bảo đảm lợi ích cho các thành viên của tập thể mà giá trị cao hơn của nó là bảo đảm uy tín cho nhãn hiệu tập thể đó.

Ba là, bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép.

Khoản 3 Điều 142 Luật Sở hữu trí tuệ quy định bên được chuyển quyền được quyền khai thác, sử dụng đối tượng SHCN theo phạm vi và thời hạn như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng đối tượng SHCN phải phù hợp với quy định của pháp luật và bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba khi chưa có sự cho phép của bên chuyển quyền. Hạn chế này được đặt ra nhằm bảo vệ và bảo đảm quyền của bên chuyển quyền. Đồng thời, pháp luật cũng đã đặt ra ngoại lệ của hạn chế là trường hợp nếu có sự cho phép của bên chuyển quyền thì bên được chuyển quyền vẫn có thể ký hợp đồng thứ cấp với cá nhân, tổ chức khác.

Bốn là, bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.

Nhãn hiệu là dấu hiệu giúp cho người tiêu dùng nhận diện được nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa/dịch vụ cũng như chất lượng hàng hóa/dịch vụ, uy tín của nhà sản xuất. Vì khi chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, bên được chuyển quyền sẽ tạo dựng được uy tín đối với khách hàng theo chất lượng hàng hóa, dịch vụ do mình cung cấp. Do đó, bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa đó. Có thể nói, đây chính là hạn chế quyền của bên được chuyển quyền với nghĩa vụ của bên được chuyển quyền một khi nhận quyền khai thác, sử dụng đối với nhãn hiệu.

Năm là, bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế theo quy định tại khoản 1 Điều 136 Luật Sở hữu trí tuệ.

Đối với hợp đồng độc quyền sử dụng sáng chế, bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế phải có nghĩa vụ sản xuất sản phẩm được bảo hộ hoặc áp dụng các quy trình được bảo hộ để đáp ứng nhu cầu quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc nhu cầu cấp thiết khác của xã hội. Khi có các nhu cầu này mà bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền không thực hiện nghĩa vụ đó thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể chuyển quyền sử dụng sáng chế cho người khác mà không cần được sự cho phép của bên được chuyển quyền trong hợp đồng độc quyền đó theo các căn cứ và điều kiện bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế.

1.2. Quy định của pháp luật về các điều khoản hạn chế bất hợp lý trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Nội dung hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN đó là sự thỏa thuận giữa các bên về các điều khoản của hợp đồng. Bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền có quyền thỏa thuận về các điều khoản nhưng sự thỏa thuận này không phải tự do thể hiện ý chí một cách tuyệt đối. Xuất phát từ đặc điểm các đối tượng quyền SHCN là tài sản trí tuệ nên khoản 2 Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ đã đặt ra các quy định hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền. Các điều khoản trong hợp đồng được coi là hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền thể hiện ở các nội dung sau:

Một là, cấm bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng SHCN, trừ nhãn hiệu; buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền các cải tiến đối tượng SHCN do bên được chuyển quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký SHCN, quyền SHCN đối với các cải tiến đó.

Về nguyên tắc, khi bên được chuyển quyền nhận quyền khai thác, sử dụng đối tượng SHCN thì có quyền cải tiến đối tượng SHCN đó. Vì vậy, bên chuyển quyền không thể lạm dụng độc quyền để có thể có các ràng buộc trong hợp đồng điều khoản cấm bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng SHCN. Quy định này thể hiện rõ giới hạn của chủ sở hữu trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN. Tuy nhiên, việc cải tiến các đối tượng SHCN không đặt ra đối với nhãn hiệu. Theo đó, bên được chuyển quyền chỉ được phép sử dụng nhãn hiệu nguyên bản ban đầu mà không được quyền sửa chữa, thêm bớt, cắt xén nhãn hiệu, bởi, chức năng chính của nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt các sản phẩm, dịch vụ cùng loại của các tổ chức, cá nhân khác nhau trên thị trường. Do đó, việc cải tiến nhãn hiệu có khả năng dễ gây nhầm lẫn và làm mất đi chức năng phân biệt của nó. Mặt khác, khi bên được chuyển quyền đã đầu tư công sức để thực hiện cải tiến đối tượng SHCN thì bên chuyển quyền không được phép yêu cầu bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí các cải tiến đối tượng SHCN do bên được chuyển quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký SHCN, quyền SHCN đối với các cải tiến đó.

Hai là, trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền SHCN đối với nhãn hiệu tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hóa đó. Bên chuyển quyền sử dụng không được phép bắt buộc (trực tiếp hoặc gián tiếp) hạn chế hành vi được quyền xuất khẩu hàng hóa/dịch vụ sang vùng lãnh thổ mà nơi đó bên chuyển quyền không có độc quyền ở đó. Theo đó, bên chuyển quyền chỉ có quyền cấm bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hóa/dịch vụ sang vùng lãnh thổ nơi bên chuyển quyền có độc quyền sử dụng đối tượng SHCN. Quy định này nhằm chống lại việc sử dụng đối tượng SHCN độc quyền của bên chuyển giao, hạn chế quyền và lợi ích xã hội bị thay đổi do những tác hại của độc quyền gây ra.

Ba là, buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp.

Thực chất, đây là quy định gián tiếp về việc kiểm soát chất lượng hàng hóa, dịch vụ của bên được chuyển quyền. Theo đó, trong hợp đồng, nếu bên chuyển quyền áp đặt các điều khoản với nội dung trên thì bị coi là các điều khoản hạn chế bất hợp lý và các điều khoản đó nếu có tồn tại thì mặc nhiên bị vô hiệu. Các quy định này nhằm mục đích bảo vệ quyền của bên được chuyển quyền và ngăn cấm bên chuyển quyền lạm dụng vị trí độc quyền của mình để ép buộc bên nhận quyền mua hàng hóa của mình hoặc của bên thứ ba do mình chỉ định một cách bất hợp lý.

Bốn là, cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền.

Quy định tại điểm d khoản 2 Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ cho phép bên được chuyển quyền trong quá trình sử dụng đối tượng SHCN, nếu nhận thấy hiệu lực của văn bằng bảo hộ đối tượng SHCN không còn hiệu lực hoặc hiệu lực pháp lý của văn bằng đang bị tranh chấp thì có thể khiếu kiện đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hiệu lực pháp lý của văn bằng đó và bên chuyển quyền không được có hành vi ngăn cấm đối với việc khiếu kiện của bên kia. Đồng thời, khoản 3 Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ quy định các điều khoản thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 144 tồn tại trong hợp đồng thì các điều khoản đó mặc nhiên bị vô hiệu.

2. Một số bất cập và hướng hoàn thiện

Thứ nhất, căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN: Luật Sở hữu trí tuệ quy định cụ thể căn cứ và điều kiện hạn chế bắt buộc đối với chuyển giao quyền sử dụng sáng chế tại Điều 145 và Điều 146. Trong khi đó, rà soát nội dung hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN, thì Luật Sở hữu trí tuệ chỉ quy định các trường hợp hạn chế chuyển quyền theo Điều 142 và quy định các điều khoản mà bên chuyển quyền không được hạn chế bất hợp lý đối với bên được chuyển quyền theo khoản 2 Điều 144 mà chưa đề cập đến các căn cứ hạn chế việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN. Điều này có thể ảnh hưởng đến lợi ích của chủ sở hữu đối tượng SHCN, người tiêu dùng và lợi ích chung của xã hội. Vì vậy, việc xây dựng các căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là điều cần thiết. Khi xây dựng các căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN ngoài việc phù hợp với các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên còn phải phù hợp với thực tiễn. Xây dựng các căn cứ hạn chế chuyển quyền phải được xem xét trên các yếu tố hạn chế chuyển quyền trong phạm vi và lãnh thổ chuyển giao, hạn chế nhằm mục đích vì lợi ích của người tiêu dùng, lợi ích công cộng và hạn chế khi chủ sở hữu quyền SHCN có hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh.

Thứ hai, hạn chế chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu chứng nhận: Điều 142 Luật Sở hữu trí tuệ đã quy định các đối tượng bị hạn chế chuyển quyền sử dụng, trong đó có nhãn hiệu. Tuy nhiên, pháp luật lại chưa tính đến loại nhãn hiệu mà việc chuyển quyền sử dụng hầu như ít diễn ra trên thực tế, đó là nhãn hiệu chứng nhận. Đặc trưng của loại nhãn hiệu này là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hóa, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Như vậy, có thể thấy rằng, mục đích của chủ sở hữu khi bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận chính là cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu đó trên hàng hóa, dịch vụ của họ. Chính vì vậy, nhãn hiệu chứng nhận không phải là đối tượng của chuyển quyền sử dụng. Do đó, Điều 142 Luật Sở hữu trí tuệ cần được sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận không được phép chuyển giao.

Thứ ba, hạn chế về phạm vi chuyển quyền sử dụng trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN: Phạm vi chuyển quyền sử dụng là một trong những nội dung không thể thiếu của hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN. Phạm vi chuyển quyền sử dụng có liên quan đến lãnh thổ địa lý và phạm vi sử dụng đối tượng SHCN. Trong đó:

Phạm vi lãnh thổ là phạm vi không gian lãnh thổ địa lý. Phạm vi lãnh thổ của việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN như thế nào phụ thuộc vào bên chuyển quyền cho phép bên được chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN có giới hạn lãnh thổ hay không, khả năng sử dụng đối tượng SHCN đó của bên được chuyển quyền.

Phạm vi sử dụng đối tượng SHCN là phạm vi mà bên được chuyển quyền được quyền sử dụng đối tượng SHCN. Tương tự trường hợp phạm vi sử dụng nhãn hiệu là cho toàn bộ hay một phần nhóm hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Do đó, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN cần phải có định nghĩa về việc sử dụng đối tượng SHCN hoặc giới hạn quyền sử dụng đối tượng SHCN để có thể xác định được phạm vi sử dụng của bên được chuyển quyền. Đồng thời, Luật Sở hữu trí tuệ cần sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định cụ thể về phạm vi chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN để tránh tạo ra các “lỗ hổng” pháp lý trong quy định của pháp luật.

Tóm lại, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, việc sửa đổi, bổ sung các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là điều hết sức cần thiết. Theo đó, việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN phải phù hợp với tình hình thực tiễn của nước ta và phù hợp với các điều ước quốc tế. Có như vậy, chế định này mới thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn áp dụng và có những tác động tích cực đối với nền kinh tế, vừa bảo vệ được tính độc quyền trong khai thác, sử dụng của chủ sở hữu đối tượng quyền SHCN, vừa bảo đảm cân bằng lợi ích của các chủ thể khác và lợi ích chung của xã hội.

ThS. Lê Hồng Phước

Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng