Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006, được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2009, 2019 và 2022 (hợp nhất trong Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH ngày 08/7/2022 của Văn phòng Quốc hội). Luật này quy định quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được xác lập thông qua thủ tục đăng ký, theo đó, quyền này “được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”[1]. Nghĩa là, một nhãn hiệu chỉ được bảo hộ nếu đã thực hiện thủ tục đăng ký thành công tại Cục Sở hữu trí tuệ và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Việc đăng ký nhãn hiệu theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (first- to- file)[2]. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn tới nguy cơ: (i) Pháp luật bảo hộ nhãn hiệu của các nhà “đầu cơ nhãn hiệu” thay vì việc bảo hộ nhãn hiệu của chủ thể quyền[3]; (ii) Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn để gắn lên sản phẩm nhằm gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng… Để hạn chế tình trạng này, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định hành vi “đăng ký nhãn hiệu không trung thực”[4] và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 (Luật năm 2022) đã quy định cụ thể về hành vi “đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu”.

1. Thực tiễn áp dụng pháp luật về đăng ký nhãn hiệu không trung thực

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 có đề cập đến trường hợp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu bị hủy do sự không trung thực của người nộp đơn tại khoản 3 Điều 96[5] nhưng không có quy định rõ khái niệm và các tiêu chí xác định thế nào là “đăng ký nhãn hiệu không trung thực”. Có thể hiểu, đăng ký nhãn hiệu không trung thực là hành vi thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu với mục đích không phù hợp, có động cơ trục lợi hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Trên thực tế, ngày 29/6/2018, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số 2090/QĐ- SHTT hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Natural Lady do Công ty H (nhà nhập khẩu, đại lý phân phối sản phẩm Natural Lady của Han Fang tại Việt Nam) nộp đơn năm 2017 và đã được cấp văn bằng bảo hộ là chủ sở hữu của nhãn hiệu Natural Lady tại Việt Nam, vì có hành vi không trung thực[6], gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về xuất xứ hàng hóa và ảnh hưởng tới uy tín của Công ty Han Fang.

Trong một giả thuyết khác đặt ra, nếu trường hợp Công ty H không kinh doanh mua bán, phân phối sản phẩm Natural Lady do Công ty Han Fang sản xuất thì không thể căn cứ vào Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 để hủy bỏ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu nêu trên. Vì không có quy định cụ thể về hành vi “đăng ký nhãn hiệu không trung thực” nên tình trạng các cá nhân đầu cơ nhãn hiệu như đầu cơ tên miền bằng cách đăng ký số lượng lớn nhãn hiệu đối với các nhãn hiệu nổi tiếng lâu đời của các chủ nhãn hiệu nước ngoài ở nhiều nước trên thế giới[7] (chủ sở hữu đích thực chưa nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam) có thể xảy ra.

Như vậy, quy định về “đăng ký nhãn hiệu không trung thực” trong Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 không bao trùm hết các trường hợp đầu cơ nhãn hiệu, cạnh tranh không lành mạnh, không trung thực như: Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nhưng không phải là người thương mại sản phẩm đó mà chỉ có mục đích bán lại; người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn để gắn lên sản phẩm nhằm gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng…, do đó, không đủ cơ sở pháp lý để Cục Sở hữu trí tuệ từ chối cấp đăng ký nhãn hiệu có dụng ý xấu. Vì vậy, quy định hành vi “đăng ký nhãn hiệu có dụng ý xấu” trong Luật năm 2022 được kỳ vọng sẽ giải quyết được những hạn chế trong quy định về hành vi “đăng ký nhãn hiệu không trung thực” trước đây.

2. Thực tiễn áp dụng pháp luật về đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu

Luật năm 2022 lần đầu tiên đã bổ sung quy định về đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu tại điểm a khoản 1 Điều 96[8] và điểm b khoản 1 Điều 117[9]. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc hủy bỏ toàn bộ hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đối với những đơn đăng ký có dụng ý xấu hoặc động cơ không trung thực. Đây cũng là căn cứ pháp lý để bảo đảm quyền và lợi ích của các chủ sở hữu nhãn hiệu thực sự. Các chủ sở hữu nhãn hiệu có căn cứ để phản đối việc cấp văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu được đăng ký với dụng ý xấu, đòi lại quyền sở hữu nhãn hiệu một cách hợp pháp, hỗ trợ chủ sở hữu chính đáng tránh bị thiệt hại, phải mua lại nhãn hiệu của chính mình với các chi phí không đáng có, thậm chí phải từ bỏ việc phát triển kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Đồng thời, quy định này cũng khắc phục được việc lạm dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (first- to- file) cho phép cấp văn bằng bảo hộ cho người nộp đơn sớm nhất, kể cả khi người đó có dụng ý xấu dẫn đến nạn đầu cơ nhãn hiệu hoặc chiếm đoạt nhãn hiệu.

Mặc dù chưa có quy định cụ thể về khái niệm hành vi đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu nhưng Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN ngày 30/11/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp (Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN) đã đưa ra những tiêu chí để xác định hành đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu tại khoản 1 Điều 34. Theo đó, đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu là hành vi thực hiện việc đăng ký để thành chủ sở hữu nhãn hiệu, trong khi nhãn hiệu này đang được người khác sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ của họ và người đang sử dụng nhãn hiệu chưa kịp thời thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Việc xác định hành vi đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu dựa vào các tiêu chí:

Thứ nhất, về ý thức chủ quan của người nộp đơn, tại thời điểm nộp đơn, người nộp đơn biết hoặc có cơ sở để biết nhãn hiệu mình đăng ký trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt với nhãn hiệu đang được chủ thể khác sử dụng. Thực tiễn đặt ra câu hỏi về việc cần minh chứng như thế nào để xác định người nộp đơn biết hoặc có cơ sở để biết? Pháp luật dân sự, thương mại không có giải thích cụ thể thế nào là người biết hoặc có cơ sở để biết.

Thực tiễn hoạt động kinh doanh thương mại cho thấy, người nộp đơn được coi là biết hoặc có cơ sở để biết nhãn hiệu mình đăng ký trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt với một nhãn hiệu khác nếu:

- Người đó trực tiếp được biết nhãn hiệu mình đăng ký trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt với một nhãn hiệu khác. Trường hợp này thường rơi vào tình huống, người nộp đơn đã có mối quan hệ (đại lý phân phối, hợp tác kinh doanh, đại diện nhập khẩu, xuất khẩu, bên được thuê thiết kế hoặc thuê gia công, người lao động…) với chủ sở hữu thực sự của nhãn hiệu trước thời điểm nộp đơn.

- Bằng nhận thức thông thường, người nộp đơn có thể biết được nhãn hiệu đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam hoặc là nhãn hiệu nổi tiếng tại các nước khác cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự.

Thứ hai, về nhãn hiệu đăng ký trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt với một nhãn hiệu đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam hoặc là nhãn hiệu nổi tiếng tại các nước khác cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự. Theo Luật năm 2022, “nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được bộ phận công chúng có liên quan biết đến rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam”[10], tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể về một nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi, cũng như tiêu chí/điều kiện để một nhãn hiệu được coi là đã sử dụng và thừa nhận rộng rãi.

Trên thực tế, một nhãn hiệu được coi là nhãn hiệu sử dụng và thừa nhận rộng rãi, cần phải có các tiêu chí về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa như: Tình trạng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu; thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu tại Việt Nam; số lượng khách hàng đã biết đến nhãn hiệu; số lượng các quốc gia đã bảo hộ nhãn hiệu; doanh thu/lợi nhuận có được từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu; chi phí quảng cáo cho sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu; số lượng các quốc gia đã thừa nhận nhãn hiệu là nhãn hiệu nổi tiếng…

Thứ ba, về mục đích của việc đăng ký nhãn hiệu, mục đích là yếu tố chính thể hiện dụng ý xấu khi đăng ký nhãn hiệu của người nộp đơn. Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nhằm một trong các mục đích sau: (i) Lợi dụng danh tiếng, uy tín của nhãn hiệu đó để thu lợi; (ii) Nhằm mục tiêu bán lại, cấp phép hoặc chuyển giao quyền đăng ký cho người có các nhãn hiệu này (người đang sử dụng các nhãn hiệu này); (iii) Nhằm mục tiêu ngăn chặn khả năng gia nhập thị trường của người có các nhãn hiệu này để hạn chế cạnh tranh; (iv) Các hành vi trái với tập quán thương mại lành mạnh khác.

Mặc dù, quy định pháp luật bảo vệ cho chủ sở hữu đích thực của nhãn hiệu có thể bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tuy nhiên, việc cung cấp các bằng chứng để chứng minh vụ việc là rất khó khăn. Ví dụ, để chứng minh mục đích “bán lại, cấp phép hoặc chuyển giao quyền đăng ký cho người có các nhãn hiệu này”, chủ sở hữu đích thực phải chứng minh được nguồn gốc, quá trình sử dụng nhãn hiệu của mình và chứng minh được chủ thể đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thực tế không hề sử dụng và cũng không hề có ý định sử dụng nhãn hiệu. Nếu trong trường hợp chủ thể đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đăng ký có thực tế sử dụng nhãn hiệu họ đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu đích thực của nhãn hiệu còn khó khăn hơn rất nhiều; thậm chí là không thể đăng ký được nhãn hiệu mà đúng ra thuộc quyền sở hữu của mình trước (thực tế đã có rất nhiều trường hợp chủ sở hữu có nhãn hiệu sử dụng trước buộc phải thay đổi nhãn hiệu mới vì việc sử dụng này hoàn toàn có rủi ro bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu do chủ sở hữu sử dụng sau nhưng lại đăng ký bảo hộ trước). Ngoài ra, việc chứng minh chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký một nhãn hiệu gần giống hoặc giống hệt nhãn hiệu khác (tức là nhãn hiệu đó không được sử dụng nhưng vẫn cản trở việc sử dụng và/hoặc việc đăng ký nhãn hiệu của bên thứ ba) chỉ là đăng ký nhãn hiệu dự phòng hay là hành vi đăng ký với dụng ý xấu là vấn đề không dễ dàng.

Ngoài việc phải cung cấp minh chứng phục vụ việc giải quyết yêu cầu trên thực tế, chủ sở hữu đích thực của nhãn hiệu còn phải đối mặt với tình trạng thời gian thủ tục hủy bỏ hiệu lực và khởi kiện (nếu có) là rất dài, có thể tính bằng nhiều năm[11]. Thời gian giải quyết vụ việc kéo dài như vậy có thể khiến cho bên đề nghị hủy phải cân nhắc việc thương lượng, nhận chuyển nhượng nhãn hiệu hay đổi sang làm nhãn hiệu mới.

3. Hoàn thiện quy định về đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu

Thứ nhất, nghiên cứu kinh nghiệm lập pháp tại Cộng hòa Pháp cho thấy, mặc dù trong Bộ luật Sở hữu trí tuệ[12] không có khái niệm hành vi đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu nhưng trong phán quyết của Tòa phá án số 18-19.774 về vụ New York Fair & Lovely[13] có lập luận rằng: Bất kỳ nhãn hiệu nào được đăng ký nhằm mục đích gian lận quyền của người khác nhất thiết phải được hiểu là đăng ký với dụng ý xấu. Tòa công lý châu Âu (CJCE) đã chỉ ra một cách đáng chú ý rằng, dụng ý xấu được biểu hiện “nếu tồn tại những chỉ dẫn khách quan phù hợp và nhất quán có xu hướng chứng minh rằng vào ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đó, người nộp đơn đã có mục đích hoặc là làm tổn hại đến lợi ích của bên thứ ba theo cách không phù hợp với tập quán trung thực hoặc để có được, thậm chí không nhắm tới một bên thứ ba cụ thể, việc sử dụng độc quyền cho những mục đích khác ngoài những vấn đề liên quan đến chức năng của một nhãn hiệu”[14]. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất bổ sung khái niệm “hành vi đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu là hành vi của người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trái với tập quán trung thực làm tổn hại đến lợi ích của bên thứ ba”.

Thứ hai, pháp luật sở hữu trí tuệ nên bổ sung những tiêu chí mang tính định lượng khi xác định hành vi đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu. Các tiêu chí xác định hành vi đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu quy định tại Điều 34 Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN mới chỉ dừng lại ở các tiêu chí định tính, chưa có những thông số nhất định để đo lường. Tác giả đề xuất bổ sung quy định: Chỉ được nộp tối đa đơn đăng ký 10 nhãn hiệu nếu trường hợp đơn đăng ký đối với hàng hóa, dịch vụ mà không trực tiếp khai thác, sử dụng hàng hóa đó.

Ngoài ra, mặc dù có thêm cơ sở pháp lý để bảo hộ quyền của chủ sở hữu đích thực đối với nhãn hiệu nhưng việc chủ sở hữu đích thực phản đối cấp văn bằng bảo hộ cho người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc đề nghị hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ đã được cấp sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức. Do đó, các chủ thể kinh doanh cần chú trọng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ngay từ sớm để hạn chế những tranh chấp không đáng có./.

TS. Nguyễn Phương Thảo

Khoa Kinh tế và Kinh doanh, Trường Đại học Phenikaa

[1]. Điểm a khoản 3 Điều 6 Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH ngày 08/7/2022 về Luật Sở hữu trí tuệ.

[2]. Khoản 2 Điều 90 Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH ngày 08/7/2022 về Luật Sở hữu trí tuệ quy định: “Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự với nhau hoặc trường hợp có nhiều đơn của cùng một người đăng ký các nhãn hiệu trùng dùng do các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ”.

[3]. Người đầu cơ nhãn hiệu sẽ tìm kiếm các nhãn hiệu tiềm năng nhưng chưa được xác lập quyền hoặc chỉ mới đăng ký ở một số quốc gia nhất định, để tranh thủ nộp đơn đăng ký tại nơi mà các nhãn hiệu chưa xác lập quyền để có lợi thế nộp đơn trước hoặc đã được cấp văn bằng bảo hộ. Xem: Nguyễn Thái Hải Lâm (2023), Đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu: tiên hạ thủ vi cường, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn online, nguồn: https://thesaigontimes.vn/dang-ky-nhan-hieu-voi-dung-y-xau-tien-ha-thu-vi-cuong, truy cập ngày 15/5/2024.

[4]. Xem: Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2009, 2019.

[5]. Khoản 3 Điều 96 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định: “Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là suốt thời hạn bảo hộ; đối với nhãn hiệu thì thời hiệu này là năm năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn”.

[6]. Cơ sở của Quyết định là căn cứ khoản 2 Điều 87 và khoản 3 Điều 97 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

[7]. 2022, Quy định mới về nhãn hiệu và chiến lược bảo vệ thương hiệu, https://khcncongthuong.vn/tin-tuc/t17428/quy-dinh-moi-ve-nhan-hieu-va-chien-luoc-bao-ve-thuong-hieu.html.

[8]. Điều 96. Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

[9]. Điều 117. Từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

[10]. Xem khoản 20 Điều 4 Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH ngày 08/7/2022 về Luật Sở hữu trí tuệ.

[11]. Theo Quyết định số 2060/QĐ-BKHCN ngày 13/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, thông thường, một vụ hủy bỏ hiệu lực sẽ mất khoảng 6-10 tháng hoặc có thể kéo dài đến một năm/vài năm tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.

[12]. Code de la propriété intellectuelle (Bộ luật Sở hữu trí tuệ) ngày 13/4/1995, được sửa đổi, bổ sung lần gần nhất ngày 01/01/2024, truy cập ngày 25/5/2024: https://www.legifrance.gouv.fr/codes.

[13]. Cass.com.,17/3/2021, no 18-19.774 “New York Fair & Lovely”.

[14]. Phán quyết của Tòa CJCE ngày 29/1/2020 trong vụ án C-371/18, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=222824&doclang=fr, truy cập ngày 27/5/2024.

(Nguồn: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Kỳ 1 (Số 406), tháng 6/2024)