1. Tóm tắt nội dung vụ án

Công ty NQ là liên doanh giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn TS (do bà Tôn Hải Đ làm Giám đốc) và ông Kuo Chi S. Trong quá trình liên doanh, Công ty NQ sản xuất áo quan phục vụ cho nhu cầu trong và ngoài nước.

Theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp giữa Công ty YT và Công ty TS, thì Công ty YT là bên nhận chuyển nhượng các kiểu dáng công nghiệp từ bên chuyển nhượng là Công ty TS. Sau đó, Công ty NQ nhận được thông báo từ Công ty YT rằng Công ty YT là chủ sở hữu duy nhất của các kiểu dáng áo quan theo hợp đồng chuyển nhượng đã ký kết với Công ty TS, đồng thời buộc Công ty NQ không được sản xuất, kinh doanh các sản phẩm áo quan có kiểu dáng thuộc quyền sở hữu của Công ty YT.

Công ty NQ cho rằng, bà Tôn Hải Đ (đại diện của Công ty TS) đã âm thầm tiến hành đăng ký độc quyền các kiểu dáng công nghiệp của Công ty NQ và sau đó chuyển nhượng lại cho Công ty YT là trái pháp luật. Do đó, nguyên đơn yêu cầu được công nhận quyền sở hữu đối với các kiểu dáng công nghiệp tương ứng với các bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp mà Công ty YT hiện đang sở hữu, đồng thời buộc Công ty YT phải chấm dứt hành vi xâm phạm. Tuy nhiên, phía Công ty YT không đồng ý với các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, vì cho rằng Công ty NQ biết rất rõ quyền sở hữu hợp pháp của Công ty TS đối với các kiểu dáng công nghiệp và Công ty TS đã chuyển nhượng hợp pháp cho Công ty YT. Do vậy, Công ty YT đã thông báo yêu cầu Công ty NQ không sử dụng các kiểu dáng công nghiệp thuộc quyền sở hữu của Công ty YT để sản xuất sản phẩm, nhưng Công ty NQ vẫn không thực hiện yêu cầu này là đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi của Công ty YT. Do đó, Công ty YT có yêu cầu phản tố buộc Công ty NQ phải bồi thường thiệt hại. Công ty TS cho biết, từ trước năm 1975, Công ty này là cơ sở sản xuất gia đình với ngành nghề kinh doanh là dịch vụ tang lễ, sản xuất và bán áo quan... Do vậy, Công ty TS nắm bí quyết kỹ thuật, thiết kế kiểu dáng áo quan và đã sản xuất bán áo quan trên thị trường trước khi liên doanh. Việc liên doanh chỉ nhằm tăng cường tiềm lực tài chính. Công ty TS chỉ góp vốn vào liên doanh bằng máy móc thiết bị, nhà xưởng, không góp vốn bằng quyền sở hữu công nghiệp kiểu dáng áo quan.

Theo bản thỏa thuận về quyền sở hữu và sử dụng các kiểu dáng công nghiệp được ký kết giữa Công ty TS và Công ty NQ, thì Công ty NQ đã thừa nhận các kiểu dáng liệt kê trong hồ sơ đăng ký là do bà Tôn Hải Đ sáng tạo ra và là tài sản sở hữu công nghiệp của Công ty TS và công ty này đã đồng ý cho Công ty NQ sử dụng các kiểu dáng công nghiệp để sản xuất sản phẩm trong quá trình liên doanh. Công ty NQ chỉ chứng minh được đã sử dụng trước kiểu dáng áo quan trong quá trình liên doanh với Công ty TS bằng việc sản xuất áo quan tiêu thụ rộng rãi trên thị trường Việt Nam. Việc sử dụng kiểu dáng công nghiệp của Công ty NQ đã được Công ty TS cho phép trong quá trình liên doanh. Điều này đã được Công ty NQ thừa nhận.

Trong vụ tranh chấp này, có nhiều vấn đề pháp lý khác nhau như tranh chấp về quyền đăng ký và quyền sở hữu đối với kiểu dáng công nghiệp, xác định hành vi xâm phạm quyền, vấn đề bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp... Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này, tác giả khai thác bản án dưới một khía cạnh khác, đó là liệu việc nguyên đơn (Công ty NQ) sử dụng các kiểu dáng công nghiệp áo quan này bị coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của chủ sở hữu hay là hành vi hợp pháp do Công ty NQ thỏa mãn yêu cầu của quyền sử dụng trước?

2. Bình luận

Về nguyên tắc, sau khi được cấp văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp có độc quyền trong việc sử dụng, cho phép người khác sử dụng và ngăn cấm người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp. Tuy nhiên, quyền ngăn cấm người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp không phải là một quyền năng tuyệt đối của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp. Trong một số trường hợp, các tổ chức, cá nhân vẫn có quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp mà chủ sở hữu không có quyền ngăn cấm. Những trường hợp này được gọi là hạn chế quyền (hay ngoại lệ quyền) của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005[1]. Một trong số các ngoại lệ đó là quyền sử dụng trước. Trong một vụ tranh chấp, nếu đương sự có thể chứng minh được mình có quyền sử dụng trước đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ thì đó sẽ là căn cứ quan trọng để loại trừ sự vi phạm quyền.

2.1. Điều kiện áp dụng quyền sử dụng trước đối với kiểu dáng công nghiệp

Như đã đề cập, quyền sử dụng trước được xem là một ngoại lệ quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp. Ngoại lệ này được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005. Theo đó, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp không có quyền cấm người có quyền sử dụng trước thực hiện hành vi sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp theo quy định tại Điều 134 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

Quyền sử dụng trước đối với kiểu dáng công nghiệp được hiểu là trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp mà có người đã sử dụng hoặc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sử dụng kiểu dáng công nghiệp đồng nhất với kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký nhưng được tạo ra một cách độc lập thì sau khi văn bằng bảo hộ được cấp, người đó có quyền tiếp tục sử dụng kiểu dáng công nghiệp trong phạm vi và khối lượng đã sử dụng hoặc đã chuẩn bị để sử dụng mà không phải xin phép hoặc trả tiền đền bù cho chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ. Việc thực hiện quyền của người sử dụng trước kiểu dáng công nghiệp không bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp (khoản 1 Điều 134 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005).

Trên thực tế, có trường hợp trước khi một người nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp thì có người đã tạo ra kiểu dáng công nghiệp đó một cách độc lập và đã sử dụng kiểu dáng công nghiệp đó (hoặc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sử dụng) nhưng người này không hoặc chưa thực hiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy, quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của những người đó. Pháp luật trao cho họ quyền được tiếp tục sử dụng kiểu dáng công nghiệp do mình tạo ra nhưng với điều kiện không được phép chuyển giao quyền sử dụng đó cho người khác (trừ trường hợp chuyển giao quyền đó kèm theo việc chuyển giao cơ sở sản xuất, kinh doanh nơi sử dụng hoặc chuẩn bị sử dụng kiểu dáng công nghiệp). Ngoài ra, họ cũng không được phép mở rộng phạm vi, khối lượng sử dụng nếu không được chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp cho phép. Như vậy, mặc dù đã được cấp văn bằng bảo hộ nhưng chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp không có quyền ngăn cấm việc sử dụng của người có quyền sử dụng trước. Tuy nhiên, một mặt pháp luật ghi nhận quyền của người có quyền sử dụng trước như một ngoại lệ quyền, mặt khác cũng giới hạn quyền của chủ thể này để đảm bảo không làm ảnh hưởng tới việc khai thác bình thường kiểu dáng công nghiệp của chủ văn bằng bảo hộ. Quy định về quyền sử dụng trước nhằm đảm bảo cân bằng giữa việc bảo vệ lợi ích của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp và việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác trong xã hội.

Căn cứ vào quy định trên, liệu hành vi của Công ty NQ có đáp ứng điều kiện của quyền sử dụng trước hay không? Theo tình tiết vụ án, ngày 04/4/2005, Công ty NQ đã ký bản thỏa thuận thừa nhận các kiểu dáng liệt kê trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp thuộc quyền sở hữu của Công ty TS. Công ty TS cũng có văn bản đồng ý cho Công ty NQ sử dụng kiểu dáng công nghiệp áo quan trong quá trình liên doanh. Tuy nhiên, sau đó, với tư cách là chủ sở hữu của các kiểu dáng công nghiệp áo quan, Công ty TS đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho Công ty YT. Vì vậy, Công ty YT đã yêu cầu Công ty NQ không được tiếp tục sử dụng các kiểu dáng công nghiệp này. Thế nhưng, Công ty NQ cho rằng mình có quyền sử dụng trước do đã sản xuất, tiêu thụ rộng rãi trên thị trường sản phẩm áo quan này trong quá trình liên doanh với Công ty TS trước đó. Nếu chứng minh được điều này, thì Công ty NQ sẽ có thể tiếp tục sử dụng kiểu dáng công nghiệp áo quan trong phạm vi và khối lượng đã sử dụng ban đầu mà không bị coi là hành vi xâm phạm và Công ty YT không có quyền ngăn cấm vì đây là một hạn chế quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 125 và Điều 134 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, việc Công ty NQ đã sử dụng trước kiểu dáng áo quan không thuộc trường hợp về quyền sử dụng trước được quy định tại Điều 134 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005. Việc sử dụng trước của Công ty NQ không đồng nghĩa với việc công ty này có quyền sử dụng trước. Nói cách khác, không phải mọi hành vi sử dụng trước đều làm phát sinh quyền sử dụng trước. Bởi lẽ, để được xem là có quyền sử dụng trước theo quy định tại Điều 134 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 thì các tổ chức, cá nhân phải có hành vi sử dụng hoặc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sử dụng kiểu dáng công nghiệp đồng nhất với kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký nhưng được tạo ra một cách độc lập. Ở đây, kiểu dáng công nghiệp mà Công ty NQ đã sử dụng chính là kiểu dáng công nghiệp của Công ty TS (vì được Công ty TS cho phép sử dụng trong quá trình liên doanh) chứ không phải kiểu dáng công nghiệp do chính Công ty NQ tạo ra một cách độc lập và dĩ nhiên là đồng nhất với kiểu dáng công nghiệp của Công ty TS. Do vậy, hành vi của Công ty NQ không thỏa mãn điều kiện được hưởng quyền sử dụng trước đối với kiểu dáng công nghiệp theo quy định. Trong bản án, Tòa án chỉ lý giải rằng, Công ty NQ chỉ chứng minh được đã sử dụng trước kiểu dáng áo quan trong quá trình liên doanh với Công ty TS, bằng việc sản xuất áo quan tiêu thụ rộng rãi trên thị trường Việt Nam, nhưng việc sử dụng trước kiểu dáng công nghiệp không có nghĩa các kiểu dáng đó đã thuộc quyền sở hữu của Công ty NQ. Ở đây, Tòa án chỉ lý giải ở góc độ Công ty NQ không có quyền sở hữu đối với các kiểu dáng công nghiệp đang tranh chấp. Theo tác giả, ngoài việc lý giải các kiểu dáng công nghiệp tranh chấp không thuộc quyền sở hữu của nguyên đơn, thì lẽ ra Tòa án cũng nên giải thích rõ ràng để cho nguyên đơn thấy được rằng hành vi của họ cũng không đáp ứng yêu cầu của quyền sử dụng trước. Bởi vì, theo quy định của Điều 134 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, để được coi là có quyền sử dụng trước thì Công ty NQ phải đáp ứng đầy đủ ba điều kiện sau đây:

(i) Điều kiện về hành vi: Công ty NQ đã sử dụng hoặc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sử dụng kiểu dáng công nghiệp đồng nhất với kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký;

(ii) Điều kiện về thời điểm: Việc sử dụng hoặc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sử dụng phải xảy ra trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đăng ký;

(iii) Điều kiện về chủ thể: Công ty NQ phải là chủ sở hữu của kiểu dáng công nghiệp được tạo ra một cách độc lập với kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký.

Trong ba điều kiện trên đây, tuy Công ty NQ đáp ứng hai điều kiện đầu tiên nhưng lại không thỏa mãn điều kiện thứ ba do Công ty NQ không phải là chủ sở hữu của kiểu dáng công nghiệp áo quan mà việc sử dụng của Công ty NQ là do được Công ty TS cho phép sử dụng trong quá trình liên doanh.

Trong các vụ tranh chấp, nếu đương sự cho rằng mình có quyền sử dụng trước để không bị xem là xâm phạm quyền thì phải cung cấp các chứng cứ cho Tòa án để chứng minh. Trong vụ án trên, điều mà Công ty NQ chứng minh được chỉ là công ty này đã có hành vi sử dụng trước kiểu dáng áo quan trong quá trình liên doanh với Công ty TS bằng việc sản xuất áo quan tiêu thụ rộng rãi trên thị trường Việt Nam chứ chưa chứng minh được công ty có quyền sử dụng trước. Đồng thời, trong các bản thỏa thuận với Công ty TS, Công ty NQ đã thừa nhận quyền sở hữu các kiểu dáng áo quan của Công ty TS và việc Công ty NQ sử dụng các kiểu dáng này là do được Công ty TS cho phép trong quá trình liên doanh. Việc chứng minh của Công ty NQ chỉ dừng lại ở việc đã có hành vi sử dụng trước kiểu dáng áo quan chứ không chứng minh được kiểu dáng áo quan mà công ty này đã sử dụng được tạo ra một cách độc lập với kiểu dáng công nghiệp được cấp văn bằng bảo hộ của Công ty TS. Như vậy, có thể thấy việc đưa ra được các chứng cứ chứng minh là một yêu cầu bắt buộc để đương sự được hưởng quyền sử dụng trước.

Trong vụ việc này, có một vấn đề nữa mà tác giả sẽ đưa ra phân tích và bình luận dưới đây. Đó là vào thời gian trước khi Công ty NQ được thành lập (trước ngày 09/8/2002), Công ty TS đã sản xuất áo quan tiêu thụ rộng rãi ở thị trường trong và ngoài nước. Trên thực tế, Công ty TS đã sản xuất áo quan và bán trên thị trường từ trước khi liên doanh với ông Kuo Chi S để thành lập liên doanh NQ. Sau khi Công ty NQ được thành lập thì các kiểu dáng này mới được đăng ký bảo hộ. Như vậy, rõ ràng là các kiểu dáng công nghiệp này đã không còn tính mới tại thời điểm nộp đơn đăng ký, bởi lẽ nó đã được Công ty TS sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ rộng rãi trước thời điểm nộp đơn. Điều này làm cho kiểu dáng công nghiệp bị coi là đã bộc lộ công khai và dẫn đến bị mất tính mới theo quy định tại Điều 65 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005. Nhưng tại sao bằng độc quyền vẫn được cấp cho Công ty TS? Trong bản án, Tòa án không xem xét về điều kiện bảo hộ, hiệu lực của văn bằng bảo hộ. Bởi vì, theo Tòa án, các bên chỉ tranh chấp quyền sở hữu đối với kiểu dáng công nghiệp và bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; không tranh chấp về điều kiện bảo hộ và những nội dung khác. Do đó, Tòa án chỉ giải quyết trong phạm vi khởi kiện, yêu cầu của đương sự theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004. Trong vụ tranh chấp này, Công ty NQ đã có thể “lật ngược thế cờ” bằng cách chứng minh rằng kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký của Công ty TS không đáp ứng điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ vì lý do các kiểu dáng này bị mất tính mới do đã được bộc lộ công khai trước thời điểm nộp đơn thông qua việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng rộng rãi ở trong và ngoài nước. Nếu chứng minh được điều này, Công ty NQ có quyền nộp đơn yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đã được cấp cho Công ty TS căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 96 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005. Sau khi nhận được đơn yêu cầu, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành xem xét và xác minh. Nếu xét thấy yêu cầu của Công ty NQ là có căn cứ, Cục Sở hữu trí tuệ có thể ra quyết định hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đã được cấp cho Công ty TS. Đây rõ ràng sẽ là một căn cứ quan trọng để bảo vệ quyền cho Công ty NQ với tư cách là nguyên đơn trong vụ án.

2.2. Quyền sử dụng trước và tính mới của kiểu dáng công nghiệp

Tính mới là một trong những điều kiện bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp[2]. Theo quy định tại khoản 1 Điều 65 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, một kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên. Việc công bố, bộc lộ công khai sẽ làm mất đi tính mới của kiểu dáng công nghiệp. Việc bộc lộ có thể bằng hình thức sử dụng hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác mà công chúng có thể tiếp cận được (chẳng hạn như bằng hình thức quảng cáo hay trưng bày trong tủ kính tại các cửa hàng)[3]. Như vậy, việc sử dụng cũng được coi là một hình thức bộc lộ kiểu dáng công nghiệp. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là liệu quyền sử dụng trước có làm mất đi tính mới của kiểu dáng công nghiệp khi nó được nộp đơn đăng ký hay không? Theo quy định về quyền sử dụng trước tại Điều 134 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, một người được xem là có quyền sử dụng trước đối với kiểu dáng công nghiệp nếu trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp mà người này đã sử dụng hoặc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sử dụng kiểu dáng công nghiệp đồng nhất với kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký nhưng được tạo ra một cách độc lập. Trong trường hợp này, việc sử dụng của người có quyền sử dụng trước đã khiến cho kiểu dáng trong đơn đăng ký bị bộc lộ trước ngày nộp đơn và hệ quả tất yếu là kiểu dáng này bị mất đi tính mới. Vậy thì tại sao văn bằng bảo hộ vẫn được cấp cho người nộp đơn đăng ký khi mà điều kiện về tính mới (một trong ba điều kiện bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp) không được đáp ứng? Về vấn đề này, có quan điểm cho rằng việc sử dụng trước này phải được hiểu là chưa bị bộc lộ công khai, vì thế đơn yêu cầu bảo hộ vẫn chưa mất tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới[4]. Còn nếu việc sử dụng trước này là bộc lộ công khai thì dĩ nhiên kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký đã bị mất tính mới và không thể được cấp văn bằng bảo hộ. Trong pháp luật Pháp cũng vậy, thuật ngữ “chiếm hữu” trong “quyền chiếm hữu trước mang tính cá nhân” tuy không được định nghĩa nhưng được hiểu là phải được giữ bí mật, không bị bộc lộ ra và phải có trước thời điểm ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đăng ký[5]. Còn trong pháp luật Anh, hành vi “sử dụng” trong “quyền của người sử dụng trước” (prior user rights) bao gồm cả sử dụng bí mật và sử dụng công khai. Tuy nhiên, nếu hành vi sử dụng là công khai thì nó đã tạo ra sự tiết lộ trước đối với đối tượng trong đơn đăng ký và vì vậy sẽ tước đi tính mới của đối tượng này và làm cho văn bằng bảo hộ được cấp là không hợp lệ. Nếu trường hợp này xảy ra, vi phạm sẽ không phát sinh và người dùng sẽ không cần phải dựa vào quy định về quyền của người sử dụng trước[6].

Trong vụ án trên, Công ty NQ sẽ không cần phải dựa vào quy định về quyền sử dụng trước tại Điều 134 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 để loại trừ sự xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp của Công ty YT nếu như Công ty NQ chứng minh được rằng kiểu dáng công nghiệp này đã bị mất đi tính mới trước thời điểm Công ty TS tiến hành nộp đơn đăng ký. Điều này thể hiện trong bản án ở chi tiết Công ty TS lập luận rằng, vào thời gian trước khi liên doanh NQ được thành lập (trước thời điểm ngày 09/8/2002), Công ty TS đã sản xuất áo quan tiêu thụ ở thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời, với sự cho phép của Công ty TS, Công ty NQ đã sản xuất và tiêu thụ rộng rãi sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp áo quan trong quá trình liên doanh với Công ty TS. Tuy nhiên, để không bị xem là xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp của Công ty TS như đã nói trên thì trước đó Công ty NQ cần phải tiến hành yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đã cấp cho Công ty TS. Đây vốn là một thủ tục hành chính thuộc về cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, cụ thể trong trường hợp này là Cục Sở hữu trí tuệ.

3. Kết luận

Quyền sử dụng trước được coi là một hạn chế quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp nên việc thực hiện quyền của người sử dụng trước đối với kiểu dáng công nghiệp không bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp. Trong một vụ án, nếu đương sự cho rằng mình có quyền sử dụng trước phải cung cấp các chứng cứ cho Tòa án để chứng minh nhằm loại trừ sự xâm phạm quyền của mình. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng, không phải mọi hành vi sử dụng trước đều làm phát sinh quyền sử dụng trước. Bởi lẽ để được coi là có quyền sử dụng trước thì tổ chức, cá nhân phải đáp ứng ba điều kiện: (i) Đã sử dụng hoặc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sử dụng kiểu dáng công nghiệp đồng nhất với kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký (điều kiện về hành vi); (ii) Việc sử dụng hoặc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sử dụng phải xảy ra trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đăng ký (điều kiện về thời điểm); (iii) Tổ chức, cá nhân phải là chủ sở hữu của kiểu dáng công nghiệp được tạo ra một cách độc lập với kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký (điều kiện về chủ thể). Trong vụ án trên đây, hành vi của nguyên đơn không đáp ứng yêu cầu của quyền sử dụng trước do không đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên. Ngoài ra, tác giả cũng phân tích về ảnh hưởng của quyền sử dụng trước đến tính mới của kiểu dáng công nghiệp. Theo đó, việc sử dụng trước có thể sẽ dẫn đến kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký bị mất tính mới nếu việc sử dụng này là công khai.

ThS. Nguyễn Trọng Luận
Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

[1] Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật số 42/2019/QH14 ngày 14/6/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (sau đây gọi là Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005).

[2] Các điều kiện chung đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ bao gồm: Tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

[3] Tuy nhiên, khoản 4 Điều 65 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 xác định ba trường hợp ngoại lệ, theo đó kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố:

(i) Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký;

(ii) Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học;

(iii) Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

[4] Lê Nết (2006), Quyền sở hữu trí tuệ, Nxb. Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, tr. 138.

[5] USPTO (Văn phòng Bằng sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ), Report on Prior User Rights, tr. 4.
[6] USPTO (Văn phòng Bằng sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ), Report on Prior User Rights, tlđd, tr. 5.