Sự phân biệt là một trong những điều kiện quan trọng để một dấu hiệu được bảo hộ là nhãn hiệu. Hoa Kỳ là một nước có nhiều kinh nghiệm về lý thuyết và nền tảng pháp lý về bảo hộ nhãn hiệu, trong đó có nêu rõ những tiêu chí đánh giá thế nào là một dấu hiệu có sự phân biệt. Bài viết sẽ dựa trên việc phân tích quy định pháp luật Hoa Kỳ về nội dung này để đưa ra một số khuyến nghị cho việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong thời gian tới.

Theo cách hiểu chung nhất, nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các chủ thể kinh doanh khác nhau. Do đó, để được bảo hộ là nhãn hiệu thì dấu hiệu đó phải là đặc biệt, độc nhất trên thị trường hay ít ra trong một lĩnh vực kinh doanh hay khu vực kinh doanh, để khi khách hàng nhìn thấy nhãn hiệu đó có thể liên hệ, xác định được nguồn gốc sản xuất hoặc cung cấp hàng hoá, dịch vụ. Sự phân biệt của nhãn hiệu được chia thành: Sự phân biệt tự thân (inherently distinctive) và sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng (second meaning). Khi được pháp luật bảo hộ là nhãn hiệu, thì chủ sở hữu sẽ được độc quyền sử dụng dấu hiệu trên hàng hoá, dịch vụ của mình trong thời gian vô hạn; tất cả các chủ thể khác sử dụng các dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ này nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu thì sẽ bị coi là hành vi vi phạm. Chính vì vậy, pháp luật Hoa Kỳ đã quy định về các tiêu chí đánh giá tương đối hoàn chỉnh khi xem xét điều kiện về sự phân biệt của dấu hiệu, nhằm đảm bảo sự cân bằng lợi ích của các chủ thể trong nền kinh tế.

Các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về sự phân biệt của pháp luật bảo hộ nhãn hiệu chưa rõ ràng. Do đó, nội dung bài viết có thể coi là một tài liệu để các nhà làm luật tham khảo giúp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này trong thời gian tới.

1. Phân loại dấu hiệu

Dấu hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh, đồ hoạ, màu sắc, hoặc sự kết hợp của các yếu tố này… Tuy nhiên, chỉ những dấu hiệu nào có sự phân biệt mới được pháp luật bảo hộ là nhãn hiệu.Theo tiêu chuẩn Abercrombie của Hoa Kỳ, dấu hiệu có thể chia thành các loại sau:

- Dấu hiệu mang tính chung chung (Generic Marks): Dấu hiệu mang tính chung chung là những dấu hiệu trình bày về chủng loại, bản chất cơ bản hoặc mục đích sử dụng của sản phẩm, dịch vụ. Dấu hiệu loại này không có tính phân biệt và sẽ không được chấp nhận để đăng ký bảo hộ là nhãn hiệu. Nếu cho một chủ thể duy nhất được sở hữu dấu hiệu chung như là một nhãn hiệu, thì sẽ ngăn cản các đối thủ cạnh tranh khác truyền đạt thông tin cơ bản về bản chất của hàng hoá, dịch vụ tới khách hàng. Ví dụ, từ “nước cam” không được sử dụng là nhãn hiệu cho sản phẩm nước cam đóng chai.

- Dấu hiệu mang tính mô tả (Descriptive Marks): Dấu hiệu mang tính mô tả sẽ truyền thông về sản phẩm bằng cách tăng cường, kết hợp hoặc củng cố về các thuộc tính hoặc chất lượng của hàng hoá, dịch vụ. Dấu hiệu này không thể phân biệt giữa các nguồn cung hàng hoá, dịch vụ và do đó không đủ điều kiện để bảo vệ là nhãn hiệu. Tuy nhiên, pháp luật của nhiều nước cho phép bảo hộ dấu hiệu mang tính mô tả nếu nó có được ý nghĩa thứ hai (secondary meaning). Nghĩa là dấu hiệu có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng, người tiêu dùng có thể nhận biết, tự động liên kết với nguồn gốc sản phẩm. Ví dụ: Hãng kẹo Wrigley JR. Company (Hoa Kỳ) đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đồng ý bảo hộ nhãn hiệu “Doublemint” cho sản phẩm kẹo, kẹo cao su, sau khi Công ty này nộp hồ sơ bổ sung minh chứng nhãn hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi tại Việt Nam trong nhiều năm qua.

- Dấu hiệu mang tính gợi ý (Suggestive Marks): Dấu hiệu mang tính gợi ý sẽ liên quan đến hoặc tạo ấn tượng về một đặc tính của hàng hoá, dịch vụ, nhưng thực tế không mô tả về chất lượng hoặc đặc điểm của sản phẩm, dịch vụ. Nó đòi hỏi trí tưởng tượng, nhận thức của người tiêu dùng để rút ra một kết luận về bản chất của hàng hoá, dịch vụ. Ví dụ, đăng ký hình ảnh “hươu cao cổ” là nhãn hiệu cho một sản phẩm sữa dành cho trẻ em. Trong một số trường hợp cụ thể, việc phân biệt giữa dấu hiệu gợi ý và dấu hiệu mô tả không phải dễ dàng mà người ta có thể dựa vào định nghĩa của từ điển, nhu cầu của đối thủ cạnh tranh...

- Dấu hiệu mang tính ngẫu nhiên hoặc tưởng tượng (Arbitrary or Fanciful Marks): Một dấu hiệu mang tính ngẫu nhiên hay tưởng tượng không có mối quan hệ rõ ràng giữa dấu hiệu nhận diện với các sản phẩm, dịch vụ. Ví dụ: Dấu hiệu hình quả táo và dòng máy tính của Apple. Dấu hiệu mang tính ngẫu nhiên hay tưởng tượng là thuật ngữ không có nghĩa, ngoài việc xác định nguồn gốc của sản phẩm.

2. Các tiêu chí đánh giá sự phân biệt của nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ

2.1. Sự phân biệt tự thân của nhãn hiệu

- Khái niệm: Một dấu hiệu được xem là có sự phân biệt tự thân là ngay lập tức xác định được nhà sản xuất hoặc nguồn sản phẩm, kể từ thời điểm được sử dụng lần đầu tiên trong thương mại. Nghĩa là, nó có thể tự động được nhận diện bởi khách hàng và không gây nhầm lẫn với các sản phẩm tương tự khác. Mặt khác, dấu hiệu đó thường ít hoặc không có sự liên hệ với hàng hoá, dịch vụ đang sử dụng. Dấu hiệu đó không mô tả sản phẩm hoặc không xác định đặc tính nào của sản phẩm, cũng như không truyền đạt thông tin về sản phẩm bằng cách tăng cường, kết hợp hoặc củng cố các đặc tính của sản phẩm. Các dấu hiệu có được sự phân biệt tự thân cũng không cản trở cạnh tranh, các đối thủ không sử dụng các dấu hiệu này nhưng vẫn có thể lựa chọn những dấu hiệu riêng biệt, đặc thù khác để truyền thông về hàng hoá, dịch vụ của họ. Ví dụ, hình dáng độc đáo của chai nước ngọt hay từ “Coca - Cola” là dấu hiệu ngẫu nhiên, có thể chỉ ra được nguồn gốc của một loại nước giải khát kể từ thời điểm nó được sử dụng.

- Các tiêu chí đánh giá

+ Tiêu chuẩn Abercrombie: Theo tiêu chuẩn phân loại Abercrombie, những dấu hiệu mang tính chung chung, chỉ chủng loại sẽ không bảo hộ là nhãn hiệu theo quy định của pháp luật. Dấu hiệu mang tính gợi ý, ngẫu nhiên hay tưởng tượng nếu có được sự khác biệt về bản chất, thì có thể được bảo hộ ngay từ lần sử dụng đầu tiên mà không cần sử dụng thêm bằng chứng thực tế trên thương trường; còn đối với những dấu hiệu mang tính mô tả, mặc dù không có tính phân biệt nhưng vẫn có thể được bảo hộ nếu dấu hiệu có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng.

+ Tiêu chuẩn Seabrook[1]: Án lệ về Seabrook thường được coi là thiết lập tiêu chuẩn kiểm tra cho sự phân biệt tự thân của dấu hiệu ba chiều. Tiêu chuẩn này được Tòa án Eleventh Circuit (Hoa Kỳ) đưa ra bao gồm: Dấu hiệu đó có phải là hình dạng cơ bản hay thiết kế thông thường không? Dấu hiệu có phải là đặc biệt hay duy nhất trong một lĩnh vực cụ thể? Dấu hiệu được sử dụng có phải là sự tinh chỉnh từ một hình thức trang trí phổ biến và quen thuộc đối với hàng hoá hoặc dịch vụ cùng loại?

Ví dụ, máy lắc cocktail có hình dáng chim cánh cụt. Thực tế thì thiết kế này không phục vụ mục đích nào khác ngoài việc làm cho nó trở lên hấp dẫn hơn và tạo ấn tượng cho khách hàng nhớ tới nguồn sản xuất của sản phẩm. Do đó, đây là nhãn hiệu ba chiều có được sự phân biệt tự thân.

+ Tiêu chuẩn Chevron[2]: Tòa án Fifth Circuit (Hoa Kỳ) khi xét xử vụ tranh chấp giữa Chevron Chemical. Co. và Voluntary Purchasing Groups đã cho rằng, không cần thiết phải xét tới sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng nếu nhãn hiệu có được sự phân biệt tự thân. Theo đó, các yếu tố có thể được áp dụng để đánh giá dấu hiệu có sự phân biệt tự thân, bao gồm: Nếu dấu hiệu đó mang tính ngẫu nhiên và không có chức năng nào để mô tả sản phẩm hoặc hỗ trợ hiệu quả việc đóng gói sản phẩm; dấu hiệu đó tạo một ấn tượng thị giác đặc biệt.

+ Tiêu chuẩn của Hiệp hội Luật Sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ: Theo Hiệp hội Luật Sở hữu trí tuệ Hoa kỳ (American Intellectual properry Law Association - AIPLA), sự phân biệt tự thân của dấu hiệu có thể được xem xét dựa trên các tiêu chí[3]: Liệu dấu hiệu đó có là hình dạng cơ bản, thông thường không; liệu dấu hiệu có phải là độc nhất, không thông thường trong lĩnh vực có liên quan; liệu dấu hiệu có là một sàng lọc đơn thuần về một hình thức trang trí thông dụng và được biết đến phổ biến cho một loại hàng hoá cụ thể; liệu dấu hiệu có khả năng tạo ra một ấn tượng thương mại khác biệt với bất kỳ dấu hiệu từ nào đi kèm; một số đặc điểm khác có thể chỉ ra dấu hiệu có sự nhận diện về nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ?

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp để xác định nhãn hiệu có sự phân biệt tự thân hay không là một vấn đề tương đối khó khăn, cho nên quan điểm của một số nhà nghiên cứu và một số toà án Hoa Kỳ cho rằng, trong tất cả trường hợp nhãn hiệu muốn được công nhận thì cần phải chứng minh nó đã có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng. Và sự phân biệt này sẽ được xác định qua các tiêu chí khác nhau, tuỳ theo pháp luật của từng nước.

2.2. Sự phân biệt của nhãn hiệu thông qua quá trình sử dụng

- Khái niệm: Sự phân biệt qua quá trình sử dụng là một liên kết trong tâm trí của người mua giữa dấu hiệu và nguồn duy nhất nhận diện sản phẩm. Người tiêu dùng mong đợi dấu hiệu đó đại diện cho sản phẩm của một nhà sản xuất cụ thể và cũng mong muốn dấu hiệu đó truyền đạt thông tin về đặc tính của sản phẩm. Theo tiêu chuẩn Abercrombie, các dấu hiệu mang tính mô tả cần phải chứng minh đã đạt được sự phân biệt qua quá trình sử dụng, thì mới được bảo hộ là nhãn hiệu. Nếu dấu hiệu mang tính mô tả được tự do bảo hộ độc quyền, mặc dù không ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình cạnh tranh nhưng cũng hạn chế đối thủ truyền thông về sản phẩm đến người tiêu dùng ở một mức độ nào đó. Vì vậy, chúng chỉ được bảo hộ sau khi sử dụng rộng rãi và được người tiêu dùng công nhận.

- Các tiêu chí đánh giá: Theo quy định của Hoa Kỳ, nơi tiếp nhận đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là tại Văn phòng Sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO). Có hai phương thức đăng ký nhãn hiệu là đăng ký chính (principal register) và đăng ký bổ sung (supplemental register). Đăng ký chính áp dụng đối với những nhãn hiệu đảm bảo các điều kiện về tính phân biệt. Những nhãn hiệu chưa chứng minh được tính phân biệt chỉ có thể nộp đơn đăng ký bổ sung và nhận được ít quyền bảo hộ hơn so với đăng ký chính thức. Sau 05 năm kể từ khi đăng ký bổ sung, nhãn hiệu chứng minh được tính phân biệt qua sử dụng sẽ được phép đăng ký chính.

Thông thường, các chủ thể có thể chứng minh nhãn hiệu đã có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng bằng hai cách: (i) Thuật ngữ hay hình ảnh được sử dụng độc quyền và liên tục trong năm năm trước thời điểm tuyên bố; (ii) Nếu có bằng chứng chứng tỏ rằng thuật ngữ hay cụm từ này chỉ có liên hệ với một công ty nhất định. Hiện nay tại Hoa Kỳ, các tòa án và cơ quan cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu thường căn cứ vào các tiêu chuẩn sau để xem xét khả năng đạt được sự phân biệt qua quá trình sử dụng, bao gồm:

+ Bằng chứng trực tiếp: Ý kiến và kết quả khảo sát từ người tiêu dùng trực tiếp về việc họ có nhận thức được rằng hàng hoá, dịch vụ đến từ một nguồn duy nhất (ngay cả khi khách hàng không biết rõ và nguồn cung sản phẩm đó)[4].

+ Bằng chứng gián tiếp: Thời gian, mức độ và tính độc quyền của việc sử dụng nhãn hiệu, số lượng và cách thức quảng cáo, doanh số bán hàng và số lượng khách hàng, thị phần, bằng chứng về sự sao chép có chủ đích, những đánh giá khách quan của truyền thông về sản phẩm mang nhãn hiệu…

Trên thực tế, không phải tất cả các tiêu chí đều có giá trị như nhau mà căn cứ từng trường hợp cụ thể, Toà án sẽ đánh giá những tiêu chí nhất định để xác định xem dấu hiệu có được sự phân biệt hay không. Trong pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu của Việt Nam có đề cập đến một trong những điều kiện bảo hộ nhãn hiệu là dấu hiệu đó cần phải có sự phân biệt nhưng không đưa ra được tiêu chí để xác định thế nào là dấu hiệu có sự phân biệt tự thân và dấu hiệu có được sự phân biệt thông qua quá trình sử dụng. Pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành chỉ liệt kê các trường hợp loại trừ nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt (khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 - sửa đổi, bổ sung năm 2009 và năm 2019) hoặc cũng đề cập đến nội dung những dấu hiệu mang tính mô tả sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận bảo hộ khi chứng minh được đã sử dụng và được thừa nhận rộng rãi (điểm 39.5 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp). Tuy nhiên, bằng chứng thế nào về khả năng phân biệt của dấu hiệu thì không được giải thích rõ. Vì thiếu hệ thống đánh giá nên việc chứng minh phụ thuộc hoàn toàn vào chủ quan của nguyên đơn, bị đơn và tòa án và không có một căn cứ chung để các bên tranh luận có thể dựa vào đó mà đưa ra chứng cứ lập luận của mình. Việc dựa trên những kinh nghiệm của Hoa Kỳ được đề cập trong bài viết, các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có thể chọn lọc những nội dung phù hợp để ban hành những quy định phù hợp với thực tiễn của Việt Nam trong thời gian tới.

ThS. Phạm Thị Diệp Hạnh
Đại học Ngoại thương cơ sở II, thành phố Hồ Chí Minh

[1] Án lệ Seabrook Foods, Inc. và Bar-Well Foods Ltd., 568 F.2d 1242 (C.C.P.A. 1977).

[2] Án lệ Chevron Chemical. Co. và Voluntary Purchasing Groups, 659 F.2d 695 (5th Cir. 1981).

[3] Dinwoodie, Graeme B.Janis, & D., Mark. (2010), Trade dress and design law, New York: Aspen Publishers, tr. 91.

[4] FARJAMI, M. 1993, Protectable trade dress without secondary meaning on second thought, Loyola of Los Angeles entertainment Law Journal, 13, 381- 412 (p. 400).